September 2024

Wednesday, 04 Sep 2024

Perpanjangan Jangka Waktu Pemakaian Merek dari 3 menjadi 5 tahun

 

Sesuai dengan Pasal 74 (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, setiap pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan penghapusan merek ke Pengadilan Niaga dengan alasan merek tersebut tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau penggunaan terakhirnya.

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PUU-XXI/2023, jangka waktu wajib pemakaian merek tersebut diubah dari tiga tahun menjadi lima tahun berturut-turut. Putusan ini merupakan hasil dari perkara terpisah yang diajukan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (“UMKM”) bernama Ricky Thio.

Sebagai latar belakang, Ricky Thio digugat penghapusan merek oleh Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. (“Zhejiang”) dengan argumen bahwa Ricky Thio tidak menggunakan merek “HDCVI dan Logo” Pendaftaran No. IDM000553432 di Kelas 9 selama tiga tahun berturut-turut (“Gugatan Penghapusan”). Dalam gugatan tersebut, keputusan Pengadilan Niaga yang diperkuat oleh Mahkamah Agung memutuskan untuk tidak menerima Gugatan Penghapusan yang diajukan Zhejiang tersebut karena gugatan tersebut kabur dan tidak jelas.  Zhejiang mencampur adukkan dua isu kewenangan pada permohonan gugatannya, yaitu (i) penghapusan merek “HDCVI dan Logo” milik Ricky Thio dengan Pendaftaran No. IDM000553432 Kelas 9 dan (ii) permohonan pendaftaran merek dagang “HDCVI” milik Zhejiang dengan nomor Agenda DID2022097231.

Pengadilan Niaga tidak berwenang memeriksa permohonan merek. Yang berwenang memeriksa permohonan merek adalah Direktorat Merek (Putusan Mahkamah Agung Nomor 511 K/Pdt.sus-HKI/2024 Jo. Putusan Pengadilan Niaga Nomor 28/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst).

Mengetahui bahwa dirinya masih belum dapat menggunakan merek “HDCVI dan Logo” pada kegiatan perdagangan, setelah mengajukan kontra memori kasasi pada Gugatan Penghapusan tersebut, Ricky Thio pun mengajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi pada 27 Oktober 2023. Ricky Thio meminta Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 74 Undang-Undang Merek bertentangan dengan Pasal 28H (4), 28D (1), dan 33(4) Undang-Undang Dasar Indonesia dan karenanya tidak mengikat secara hukum. Ricky Thio berpendapat bahwa penghapusan merek dikarenakan tidak digunakan selama tiga tahun dapat merugikan pelaku UMKM karena UMKM membutuhkan waktu lebih lama untuk memulihkan bisnis mereka akibat dampak buruk pandemi Covid-19.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan Ricky Thio berdasarkan pertimbangan Pasal 19 Lampiran IC Aspek-Aspek Dagang yang Terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual (“Perjanjian TRIPS”) yang menyatakan bahwa pendaftaran merek dagang hanya dapat dibatalkan setelah jangka waktu tidak digunakan paling sedikit tiga tahun secara terus menerus, kecuali ada alasan yang sah untuk membenarkan tidak digunakannya merek tersebut. Oleh karena itu, jangka waktu tidak digunakan selama tiga tahun tersebut tidak bersifat wajib.  Pada prinsipnya, Perjanjian TRIPS tidak memaksa negara anggotanya untuk menggunakan jangka waktu tiga tahun tersebut, melainkan memberikan kebebasan kepada negara-negara untuk menentukan jangka waktunya sendiri. Selanjutnya, beberapa negara juga telah menerapkan jangka waktu tidak digunakan selama lima tahun, alih-alih tiga tahun.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa pandemi covid-19 merupakan situasi force majeure, oleh karena itu, perpanjangan jangka waktu penggunaan akan memberikan waktu yang lebih realistis bagi pemilik merek dagang khususnya pelaku UMKM untuk menggunakan merek dagang mereka dalam perdagangan.

Perpanjangan waktu penggunaan merek ini memiliki dampak yang positif dan negatif. Dampak positifnya adalah pemilik merek, termasuk pelaku UMKM, memiliki waktu yang lebih panjang untuk menggunakan mereknya sendiri yang bermanfaat bagi para pelaku usaha baru atau mereka yang melakukan pendaftaran defensif untuk melindungi hak-haknya di Indonesia. Adapun dampak negatifnya, perpanjangan waktu tersebut juga dapat menyebabkan kerugian karena berpotensi mendorong para trademark squatter untuk (i) mendaftarkan merek tanpa bermaksud untuk menggunakannya; atau (ii) meminta ganti rugi dalam jumlah besar ketika pemilik merek sebenarnya ingin membeli merek tersebut. Jika kondisi ini terjadi, sebaiknya pemilik asli merek dan kuasa hukumnya mempertimbangkan pengajuan gugatan pembatalan berdasarkan alasan merek terkenal dan argumen itikad buruk ketimbang mengajukan gugatan penghapusan.

 

Pembatasan: Berita hukum ini hanya berfungsi sebagai panduan umum dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat hukum. Jika anda ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai topik ini, silahkan menghubungi Diyah Ratnajati (dratnajati@rosetini.co.id), Andre Suprapto (asuprapto@rosetini.co.id) atau Rosetini Ibrahim (ribrahim@rosetini.co.id).